本期文章

搞懂智財遊戲規則 殺出專利叢林重圍

文/馮震宇    

宏達電從代工出發,轉入品牌智慧型手機,成為台灣的驕傲,進而威脅到蘋果而與蘋果爆發專利代理人戰爭,還被國外專利權人圍剿,面臨不計其數的專利侵權指控。

但宏達電的遭遇也凸顯美國專利法規與實務的發展對台灣、甚至兩岸以出口為導向業者的重要性。特別是宏達電與蘋果在美國聯邦貿易委員會(ITC) 所進行的關稅法337 條的訴訟,不但出現技術性擋關、甚至ITC 還在2012 年7 月判決宏達電不得對蘋果主張從Google 受讓而來的專利,更讓宏達電股價受到打擊。



不過宏達電在此訴訟洗禮的過程中,卻也見證了美國專利遊戲規則的變化,包括非專利實施實體(NPE,俗稱專利流氓)的演變(宏達電與好幾家NPE 都已經簽約或是參與被動型的NPE 如RPX)、美國專利法的修法、甚至有關於Google 專利的判決,更影響未來NPE,甚至政府推動的專利銀行之運作,值得業者深入探究。



專利流氓 屢創損害賠償天價



智慧財產權法規與遊戲規則的變動,其實幕後推手之一,就是企業對於智財取得與利用模式之推陳出新,特別是近年來在NPE 興起後,專利訴訟案件大增。而這些擁有專利,但是卻不從事生產製造或銷售的企業,其唯一的目的就是運用專利訴訟威脅來獲得賠償,不但利用大量訴訟改變智財遊戲規則,也直接影響相關法律的修法。



對於NPE 所造成的威脅,波士頓大學法學院教授James Bessen 與Michael Meurer 在2012 年6 月發表的文章中指出,雖然NPE 過去在幫助個別發明人獲得其應有的回饋有相當大的助益,但在今日NPE 訴訟撲天蓋地而來的情況下,問題已經有所改變。



透過統計調查的實證分析,這兩位教授估計NPE 的訴訟活動對於廣大的被告所造成的直接成本僅在2011 年就已經超過290 億美元。雖然其中過半的費用是由大公司所承擔,但是這也凸顯出NPE 的問題並不限於大公司,就連廣大的中小企業也被迫承擔約半數的費用。



雖然NPE的問題造成業界很沈重的負擔,但是非NPE,也就是實際從事製造銷售的實施實體(Practicing Entity, PE) 所進行的專利訴訟也一併隨之增加,最明顯的例子就是蘋果這兩年來大舉對競爭對手如宏達電、三星、Motorola 等主張專利權所引爆的專利大戰。



對於這些困擾業界的專利侵權訴訟問題,知名的美國會計事務所PricewaterhouseCoopers(PwC) 特別蒐集了從1980 年到2010 年的美國專利訴訟案件,完成了一份名為「2011 年專利訴訟報告」(2011 Patent Litigation Study),分別就實施實體(PE) 與非實施實體(NPE) 在不同產業別的專利訴訟情況加以分析。



該報告發現美國自1991 年開始的平均年度專利訴訟成長率(CAGR) 為4.9% ; 也就是說與專利有關的訴訟案件數量,每年都以接近5%的成長速度持續地增加。至於每件專利案件的賠償金額,若將消費者物價指數(CPI) 與通貨膨脹納入考量之後,從1995 年至2010 年間賠償金額的加權平均數更高達510 萬美元。



若是將這些專利案件按原告為NPE 與PE而加以區分後,兩者在訴訟案件中所能獲得的平均損害賠償金額有相當大的差距,特別是自2001 年之後,兩者的差距更有逐漸擴大的趨勢,在2006 年至2010 年,NPE 在每件專利訴訟所能獲得的平均損害賠償金額為690 萬美,元為PE 的平均數額340 萬美金的兩倍。



更值得注意的,則是屢創天價的損害賠償金額。雖然2010 年平均每件專利賠償金額為180 萬美元,創下過去16 年來的新低,但在個案出現鉅額損害賠償金的案件仍舊層出不窮,其中又以跨國企業居多。



例如:在2010 年,當紅的蘋果公司就被Mirror Worlds 以侵害作業系統為由控告侵權,並被地方法院判決應賠償6.26 億美元的損害賠償。而微軟更在2003 年至2009 年間有5 次被判決應賠償高額損害賠償,其中又以2007年因侵害MP3 專利而被判應賠償朗迅科技15.38 億美元居冠。不過此等天文數字只是一審法院初判的數字,多半在上訴後被上級法院撤銷、發回或是調降。



運作複雜 NPE建立綿密專利網絡



更值得重視的,則是NPE 的規模與運作的複雜程度,已經超出許多人的想像。目前全球已有數百個NPE,也發展出來許多新而複雜的模式,例如Round Rock 等NPE 標售免訴約定(covenant not to sue) 竟然有業者願意以3,500 萬美元投標,顯示出有業者認為支付NPE 此種費用比支付律師費與賠償金還划算。



也因為專利紛爭牽涉金額龐大,吸引許多投資資金的投入,使得NPE 日趨壯大,其運作日趨複雜。例如:史丹佛大學法學院科技法律評論(Stanford Technology Law Review)在2012 年1 月所刊登的一篇文章The Giant Among Us,就對目前國際間最大的NPE,也就是美商高智(Intellectual Ventures, IV) 的運作有非常深入的分析與探討。



根據該文的研究發現,高智所募集的資金高達50 億美元,而投資高智的公司彷彿就是高科技公司與機構法人公司的名人錄。例如:科技業者包括Adobe, Amazon.com, Apple, A merican Express, Cisco, eBay, Google, Intel, Microsoft, Nokia, Nvidia, SAP, Sony, Verizon, Xilinx, Yahoo 等知名業者;而投資專業公司則包括Charles River, JP Morgan Chase, McKinsey & Co., Sequoia, Sohn partners;甚至很多大學與基金會,例如:德州大學、布朗大學、康乃爾大學、西北大學、范登堡大學、賓州大學、南卡大學以及Howard Hughes Medical Institute, Rockefeller Foundation, International Bank of Reconstruction and Development 等都是投資者。



該文發現高智大概握有3 萬到6 萬件專利,這使得該公司成為全美第5 大與全球第15 大專利擁有者,而其累積專利的來源不一,最多的是來自中小企業(36.5%),其次則為個別發明人(25.7% ),第三是大型公司(15.8% ),透過仲介的只有14.3%。



更值得重視的,就是來自於大學的專利占5.3%,更有2.4%的專利來自於政府機構。除了收購專利,高智也和各國研究機構簽約取得優先授權或是取得研發成果智財的權利。高智宣稱和全球400 家大學有簽訂相關的協議,使高智能取得這些研究機構的專利或得到授權。例如:高智與巴西Campins 大學所簽署的協議,Campins 大學同意該校未來所有發明,都由高智取得以PCT 申請專利的權利。



而在實際運作方面,高智更運用廣大的紙上公司進行運作。該研究發現總共有1,276家與高智有業務關係的公司及商業實體,包括1,201 家持有專利的公司、1 家為持有商標的公司、51 家為資產管理的公司、及24 家投資的公司,共同編織一個綿密的網絡,讓一般人著實摸不清楚實際情況。高智甚至提供專利與其他NPE 共組紙上公司去遂行訴訟之目的,充分凸顯智財與公司證券以及金融結合的趨勢。



關稅法337條 殺傷力更甚法院訴訟



而更令以生產製造為主的兩岸業者頭痛的,是關稅法337 條的戰線。由於在關稅法337 條案件中,若有侵權問題,ITC 可以頒發禁令禁止侵權產品進口,因此對於兩岸以出口為主的業者而言,殺傷力甚至更大於法院的訴訟。



最明顯的例子就是在宏達電與蘋果的專利爭訟中,美國ITC 在2011 年12 月20 日終判認為,宏達電侵犯蘋果5,946,647 號專利,ITC 並頒發禁制令,而該禁制令在2012 年4月 19 日生效。當時宏達電表示,該項專利僅涉及影響甚微的使用者介面設計,會盡快完成迴避設計。



雖然宏達電修改了侵權的設計,但美國海關根據ITC 的禁制令進行審查時,卻將宏達電EVO 4G LTE、與一開賣就登人氣王的One X 兩款手機都暫時留置在海關接受查驗,最後雖然放行,但是因為此技術性延誤,使得宏達電在美推出新機的時機受到影響,進而造成宏達電股價大跌。



也因為ITC 程序的影響重大,因此NPE也積極的尋求利用,不過由於NPE 沒有從事生產、製造、販賣等商業行為,因此一直沒有辦法突破337 條的一個主要關鍵要件,那就是美國國內產業的要求。不過ITC 在2010 年4月10 日於同軸電纜連接器案中對NPE 大開方便之門,也讓NPE 找到了一個可以遂行專利威脅的新寶地,造成NPE 提起337 條訴訟案件的大增。



在該案中,ITC 判決只要授權業務是337案件告訴人的主要經濟活動,且專利權人能將訴訟行為和主張該專利之授權努力建立清楚的連結,就可以符合關稅法337 條的美國國內產業要求。而從該案決定之後,就等於打開了NPE 利用關稅法337 條邊境管制程序的任督二脈,主張授權活動以符合國內產業要求的告訴人暴增到2011 年所有ITC 案件的32%,可見其影響之廣泛。



也因為此種變化,再加上ITC 案件通常在12 個月內結束(最長不超過18 個月),且可以禁止侵害產品進口(也就是俗稱的擋關),使得NPE 可以對被告施加更大的壓力。根據RPX 的研究,僅在2010 年到2011 年,NPE 所主導的ITC 337 條案件就從4 件增加到16 件(同期NPE 在美國法院所提起的案件只增加84%)。更值得注意的,就是被告的家數從2010 年的22 家增加到2011 年底的235家,使得NPE 所能揮舞專利大旗的效力大增。這也代表2011 年的ITC 案件中,有25% 的案件與51% 的被告都是因為NPE 而生。



雖然PwC 的報告顯示NPE 在法院訴訟不見得無往不利,且近年來平均損害賠償金額也逐漸降低,但是PwC 報告乃是專門針對法院判決加以研究,並未涵蓋專利訴訟最常運用的解決方式,也就是庭外和解的案件與金額,因此對於像兩岸以製造為主的業者所面臨的專利侵權威脅其實並無法充分的反應。



但是從NPE 開闢ITC 的戰線,以及日趨增加的NPE 與PE 的專利侵權訴訟案件以及暴增的NPE 數目,可想見此等問題的嚴重性。由於專利侵權訴訟案件眾多,縱使像宏達電這樣的股王業者也無法自行因應,更別說其他資源與規模遠不及宏達電的業者了。


文章投票
今日訂購者 今日訪客:16
   尚未登入
帳號(email) 密碼
文章總覽 首頁 雜誌清單 訂雜誌免費贈品 商品區
健康休閒類我最優惠! 大量訂購優惠報價 精選雜誌任選三刊2999元

■注意事項

方案為本站優惠活動,贈品選項為雜誌社活動; 在本站訂閱雜誌的讀者可同時享有。

品名 方案 原價 特價 起訂日期 贈品選項  
能力一年12期 2400 2080  
能力一年12期續訂(請提供續訂編號) 2400 1800  


雜誌生活網│ 公司簡介system by Twins
新北市汐止區連峰街7號  電話:02-2642-3366  傳真: 02-8646-2240
V